Marca famosa, mas sem alto renome, não é protegida contra diluição

STJ define que marca famosa, mas sem alto renome reconhecido tempestivamente pelo INPI, não merece proteção pela teoria de diluição.
Bruno-Herzmann-Cardoso

Bruno Herzmann Cardoso

Advogado da área de contratos e estruturação de negócios

Lucas Cordeiro - versão site 1

Lucas Domakoski Cordeiro

Trainee jurídico

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Síntese

Terceira Turma do STJ decidiu que marca famosa sem reconhecimento de alto renome não impede o registro em segmento diverso, e que a proteção contra diluição gera efeitos apenas para o futuro, não podendo retroagir para atingir marcas depositadas anteriormente ao reconhecimento do status.

Comentário

Em acórdão publicado em 21.09.2021 (Recurso Especial nº 1.787.676/RJ, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino), a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou o entendimento de que marcas famosas, porém sem alto renome reconhecido pelo INPI, não merecem proteção pela Teoria da Diluição, tendo a declaração de alto renome apenas efeitos prospectivos, não se aplicando às marcas depositadas previamente ao reconhecimento deste status.

A ação foi proposta na origem com o objetivo de anular ato administrativo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que indeferiu o registro da marca mista “Perdigão” para designar calçados produzidos pela depositante. O pedido de registro da marca foi inicialmente depositado em 1996, tendo sido indeferido à época, em decorrência da existência da marca de produtos alimentícios Perdigão, sob o argumento de que o registro poderia ensejar aproveitamento parasitário por parte da depositante. Interposto recurso administrativo pela depositante, o INPI, aproximadamente 11 anos depois, manteve o indeferimento do pedido, desta vez sob a alegação de que a marca Perdigão possuiria alto renome, devendo ser protegida.

Após os insucessos no INPI, a depositante ingressou na justiça demandando a reanálise do pedido pelo Instituto, visto que o reconhecimento do status de alto renome da marca de alimentos Perdigão teria ocorrido posteriormente ao pedido de registro da marca de calçados, que, além disso, estava presente em setor distinto da marca homônima. Adversamente, o juízo de primeiro grau entendeu que a marca de gêneros alimentícios deveria, de acordo com a Teoria da Diluição, ser protegida, ainda que despida de status especial à época do registro pela depositante, indeferindo o pedido. Após recurso, a sentença de primeiro grau foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Irresignada, e mesmo tendo seu Recurso Especial inadmitido pelo TRF-2, a depositante interpôs Agravo, provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que terminou por deferir o pedido de reanálise pelo INPI.

 A decisão colegiada da Corte superior foi alcançada com unanimidade de votos, tendo os ministros decidido que o ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro teria sido indevido, por algumas razões. Em primeiro lugar, segundo o Ministro relator, apesar de a marca de gêneros alimentícios Perdigão contar com atual status de alto renome, este reconhecimento não existia na época do pedido de registro pela marca de calçados (1996), não podendo o status ter aplicação retroativa.

A categoria de alto renome se encontra prevista no art. 125 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996, LPI), que estabelece que à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. Para que ocorra a concessão deste reconhecimento, a marca deve passar por processo administrativo no INPI, mediante apresentação ao Instituto de provas cabíveis e elementos informativos que possam embasar o pedido. De acordo com o website do INPI, apenas em torno de 130 marcas, no momento, possuem este reconhecimento oficial. Em respeito às exigências e ao caráter restrição deste status – bem como sua necessidade de proteção adequada –, a decisão do STJ acertadamente reconhece que a classificação como alto renome não pode ser aplicada de forma retroativa e indiscriminada.

Em segundo lugar, os julgadores reconhecem que, no que tange à diluição – que ocorre, segundo o julgado, quando terceiros passam a utilizar a marca para produtos distintos, tornando cada vez menos exclusivo o uso do signo, (…) ainda que não haja confusão –, trata-se de hipótese que sustenta a proteção apenas das marcas de alto renome, pois apenas a elas e em razão delas foi criada essa proteção especial, constante no art. 25 da LPI. Não poderia, portanto, ser conferida à marca de produtos alimentícios quando ainda não contasse com este status, como ocorreu no caso concreto.

Em terceiro lugar, quanto à hipótese de aproveitamento parasitário – também afastada pelo STJ –, cabe ressaltar que se trata de atuação de má-fé objetivando a agregação indevida de valor a uma marca a partir da assimilação de elementos e sinais distintivos de outra, não-concorrente e famosa, gerando assimilação enganosa. No caso em comento, o tribunal superior acertadamente verificou a inexistência de aproveitamento parasitário, visto os diferentes objetivos do registro da marca em ambas as empresas somado ao fato de que ambas conviviam há mais de 20 anos no mercado sem qualquer indício de confusão ou concorrência desleal. 

Desta forma, evidente o acerto da decisão do STJ. Para além de prestigiar os princípios que regem a proteção legal à marca, o julgado contribui para estabelecer importante precedente, de forma a dificultar eventuais abusos no que tange aos pleitos de proteção de propriedade industrial e ao uso indiscriminado da teoria da diluição, que possui, no ordenamento, lugar bastante claro: a proteção às marcas de alto renome, como constante no art. 125 da LPI.

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