Síntese
Em ação envolvendo duas empresas centenárias de Santa Catarina, STJ decidiu que o direito de uso com exclusividade de marca é garantido pelo registro da marca perante o INPI, mesmo quando outra empresa já tenha registrado o nome empresarial na Junta Comercial.
Comentário
Em 27.08.2019, o STJ julgou o Recurso Especial nº 1.801.881/SC, que tramitava deste 1999 e tratava de um conflito entre as empresas Cia. Hering e Lojas Hering S.A. relativamente a registro de nome empresarial.
Ambas as empresas nasceram em 1880, em Blumenau – SC, operando como uma única empresa, e se separaram em 1950. Em decorrência disso, naquele mesmo ano, a Lojas Hering S.A. registrou seu nome empresarial perante a Junta Comercial, oficializando sua constituição como empresa independente para exploração do varejo de roupas. Dois anos depois, em 1952, a Cia. Hering, responsável pela parte de indústria têxtil, apresentou ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI pedido de registro da marca Hering, bem como da marca figurativa dos dois arenques sobrepostos (sinal figurativo), que lhe foi deferido.
Destaque-se que, desde a cisão, as empresas continuaram suas atividades em relação próxima, uma vez que tinham diretores e acionistas em comum em seus quadros. O conflito surgiu porque cada uma decidiu franquear o seu negócio, licenciando o uso da marca para terceiros.
Nas ações judiciais, a Cia. Hering afirma que tem o direito sobre as marcas desde 1952, e que teria permitido a Lojas Hering utilizá-las apenas para facilitar a comercialização dos produtos, mas nunca permitiu que ela abrisse franquias e cedesse o uso da marca. A Lojas Hering, por sua vez, afirmou que somente ela poderia explorar o varejo, e que a Cia. Hering teria invadido a sua área de atuação. Nesse sentido, argumenta que, ao fazer o registro do nome empresarial na Junta Comercial antes da Cia. Hering registrar as marcas no INPI, teria prevalência em razão da sua anterioridade e entende que o INPI nem sequer deveria ter permitido o registro das marcas, uma vez que eram elementos característicos do seu estabelecimento, o que causaria confusão entre as duas empresas.
Após longo trâmite processual, o processo chegou até o STJ, que rejeitou o recurso da Lojas Hering, confirmando que é a Cia. Hering quem detém o direito sobre as marcas. O relator do caso afirmou que todas as questões acerca da cisão da empresa em 1950 não poderiam ser analisadas, uma vez que a matéria não foi levantada na primeira instância, mas só no recurso especial; isso inviabilizou a análise dessas alegações pelo STJ, que só pode analisar questões de direito e não de fato.
Além disso, o voto deixou claro que o prazo prescricional para reclamação contra o registro das marcas findou em 1957, tornando-se ato jurídico perfeito. E, ainda que a Lojas Hering tenha registrado o nome empresarial na Junta Comercial antes de 1952, tal fato não lhe concederia direito sobre as marcas, uma vez que:
(i) O registro de nome perante a Junta Comercial só confere proteção estadual e, por isso, não impede os registros de marca no INPI, que têm abrangência nacional;
(ii) A marca figurativa, mesmo que sempre tenha sido usada de forma conjunta ao nome “Hering”, somente é protegida com o registro no INPI, e foi a Cia. Hering quem a registrou;
(iii) Não existe proteção do registro de expressões como “loja” ou “store” associadas a uma marca, por serem expressões genéricas, cabendo somente ao efetivo titular da marca sua utilização.
É preciso considerar esse precedente para pensar a estratégia de proteção da propriedade industrial da empresa, haja vista que quando a operação considera atuação em nível nacional, o simples registro do nome empresarial na Junta Comercial do estado da sede não servirá de proteção suficiente. Para evitar riscos nesse sentido, o ideal é que a empresa solicite o registro junto ao INPI, pois, caso sua solicitação seja deferida, seus direitos estarão escudados desde a data do pedido em questão (LPI, art. 229).
Por outro lado, ainda que se permita a outra empresa utilizar sua marca, isso não anula o direito de exigir que ela cesse o seu uso, desde que as partes não tenham firmado um contrato de licenciamento. Dessa forma, ficam mais claros os riscos de parcerias comerciais informais que envolvam o uso da marca, uma vez que a titular da marca sabe que terá seu direito protegido.
Ademais, o empresário sempre deve considerar que os conflitos entre a proteção do nome comercial (denominação) registrado na Junta Comercial e o registro da marca não são resolvidos apenas pelo critério de anterioridade, ou seja, de quem registrou primeiro, mas também pela territorialidade (âmbito geográfico de atuação) e de especificidade, que vincula a proteção da marca ao tipo de produto ou serviço. Ou seja, não é porque a sociedade registrou seu nome empresarial que pode se considerar protegida.
Por fim, é preciso reforçar que, após cinco anos do registro da marca pelo INPI, o ato será considerado perfeito. Caso o registro seja nulo por algum motivo, em caso de fraude do titular, por exemplo, será necessário, primeiramente, ajuizar uma ação na Justiça Federal com a participação do INPI e somente depois da anulação do registro é que se poderá pedir indenização.
Eis aí a importância da estratégia a longo prazo para proteção da empresa. Cada vez mais, o ditado popular é verdadeiro: é melhor prevenir do que remediar.
